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关于“一案两请”制度


  “一案两请”是指对同一项发明创造分别向中国专利局提出发明和实用新型两项专利申请。这项制度是中国专利法考虑到中国的具体国情和申请人的客观需要而制定的,并随着专利法的多次修改而不断完善和改进。在这项制度下,发明专利申请符合被授予专利权的条件而申请人已经就同样的发明创造获得一项实用新型专利权时,申请人可以放弃已获得的实用新型专利权而保证发明专利权的授予,也可以对发明专利申请进行修改以使两份专利权保护范围不同,从而同时存在。

  “一案两请”制度对有相应需求的申请人来说是有很大帮助的。对于某些重要的技术成果,申请人既希望该发明创造快速得到授权以发挥市场效力,同时希望在较长时间内得到保护。在这种情况下,申请人可以合理利用“一案两请”制度,在短期内获得实用新型专利权,并在发明可授权同时放弃该实用新型专利权以获得发明专利更长的保护期限。

  申请人应当注意的是,在专利法第三次修改中,新专利法和专利法实施细则对“一案两请”制度进行了更为合理的规定,解决了实践中的多个问题。主要修改变化涉及以下几个方面:

  1、提交日期

  为了解决原规定有可能引起的重复授权以及总保护期限超过20年的问题,专利法第九条规定,如果同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利的,必须同一申请日提出。根据上述新规定,申请人在委托代理机构时要注意说明“一案两请”的情况,以便于代理机构对发明、实用新型申请的协调和监控,保证同一申请日进行递交工作。

  2、提交时说明

  为了方便后续的禁止重复授权审查流程,专利法实施细则第四十一条规定,提交发明和实用新型申请时,必须分别在两件申请的请求书中进行说明。这样,审查员在准备授予发明专利权时,可以根据案卷资料了解到该发明已经同时申请了实用新型的情况。如果审查员确认该实用新型已经授权并且仍然处于有效状态,则会要求申请人提交放弃该实用新型专利权的声明,或者对发明专利申请的权利要求进行修改以使其保护范围与实用新型专利中权利要求的保护范围不同,否则将不会授予发明专利权。这样,最大限度地避免了重复授权的发生。

  同时需要注意的是,只有在满足申请人在申请时分别在发明和实用新型申请的请求书中做出了说明的这个条件的情况下,才可以通过放弃实用新型专利权的方式来获得发明专利申请的授权。因此申请人在委托代理机构时要注意说明“一案两请”的情况,代理机构在递交申请时需要准备进行说明的相应文件。

  3、放弃声明效力

  根据专利法修改前的规定,授予发明专利权时,该专利权自实用新型申请日起放弃(实用新型专利权自始不存在),这实际上产生了相当于前一专利权被无效的后果,这引发了实用新型专利权存在期间遗留权利,如实施许可使用费等的处理问题。为了解决这些问题,专利法实施细则第四十一条规定:申请人声明放弃其实用新型专利权的,在公告授予发明专利权时一并公告该放弃声明;实用新型专利权自公告授予发明专利权之日起终止。同时,该放弃声明将在发明授权公告中予以注明。

  上述新规定实现了相同发明创造的两份专利权之间的合理衔接。在实践中,申请人应当根据上述规定正确理解所拥有的各项专利权的存在期间,从而根据自己各期间所拥有的权利正当行使专利权。

  4、放弃实用新型而授予发明专利权的另一条件

  专利法为了确保公众具有了解所有其关注的专利信息的权利、确保公众利益不受损害,专利法明确了放弃实用新型而授予发明专利权的另一条件,即“先获得的实用新型专利权尚未终止”。这意味着在实践中,如果申请人同一日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利,但是先获得的实用新型专利权在发明可授权前已经终止的,申请人不能再取得相同发明创造的发明专利权。因此,申请人一定要注意在发明专利权授予之前保证实用新型专利权的有效性。